近年來, “影子公司”的案例屢見不鮮，即侵權(quán)公司刻意注冊與著名公司相似名稱，并利用該名稱進行業(yè)務，如銷售相類似產(chǎn)品等，嚴重損害了知名企業(yè)在市場上的聲譽，受害企業(yè)不乏國企和跨國公司。這種行為不僅侵犯了企業(yè)的合法商標權(quán)利，也給企業(yè)維護品牌形象和商譽帶來了雙重挑戰(zhàn)。本文旨在從香港法的角度，分析商標侵權(quán)和假冒行為的法律概念及其區(qū)別，為企業(yè)提供規(guī)則的概覽，結(jié)合代表性案例探討應對此類行為的有效策略，以便及時采取維權(quán)行動。

一、假冒的含義

與版權(quán)、商標、專利等有法例保護的知識產(chǎn)權(quán)不同，“假冒”（passing off）是基于商人維護其生意商譽的權(quán)利而展開法律行動。這種權(quán)利并非由任何法例條文賦予，而是根據(jù)普通法而得到的權(quán)利。當一名商人非法地向其他人作出虛假陳述（誤導）自己的貨品或服務，就是其他商人的貨品或服務，這便會構(gòu)成假冒 。

構(gòu)成假冒侵權(quán)行為的元素，在Reckitt & Colman Products Ltd v the Borden?[1990] RPC 341, [1990] 1 All ER 873這宗重要案例中扼要地歸納如下：

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1、原告人必須在提供貨品或服務的業(yè)務中建立起商譽或聲譽，而該業(yè)務因其采用的名稱或標記作出區(qū)別而為廣大民眾所認識；

2、原告人必須證明被告人向公眾作出了失實陳述，導致或很可能導致公眾相信被告人提供的貨品或服務便是原告人的貨品或服務；

3、原告人必須證明其因為被告人的失實陳述而蒙受或很可能蒙受損害；

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簡單而言，要成功控告別人假冒，原告人必須證明以下三項元素存在：商譽、失實陳述及損害。

二、商標侵權(quán)與假冒的關系

商標侵權(quán)是就注冊商標而言的，根據(jù)香港法例第559章《商標條例》第 18 條，任何人在營商過程或業(yè)務運作中使用以下標志即構(gòu)成侵權(quán)：

1、就相同的商品或服務，該標志與注冊商標相同；

2、就類似的商品或服務，該標志與注冊商標相同，而這很可能令公眾產(chǎn)生混淆；

3、就相同的商品或服務，該標志與注冊商標相似，而這很可能令公眾產(chǎn)生混淆；或者

4、就任何貨品或服務而使用與注冊商標相同或相類似的標志，而該注冊商標有權(quán)根據(jù)《巴黎公約》獲得作為馳名商標的保護，該標志的使用并無適當因由，且對該商標的顯著特性或聲譽構(gòu)成不公平的利用或造成損害。

由此可知，假冒訴訟并不限于侵犯注冊商標，因為假冒所針對的產(chǎn)權(quán)，是索償人的業(yè)務商譽，而非注冊標記、外觀、標志或其他形式的符號。因此，?雖然未經(jīng)注冊的商標不受《商標條例》保護，但這類商標仍可以根據(jù)普通法獲得保護，避免假冒侵犯。另一方面，注冊商標不僅可受《商標條例》保護，同時亦受普通法中有關假冒的法律保障。

三、商標侵權(quán)與假冒的典型案例分析

在香港P保險公司一案中，是關于中國其中一家龍頭保險公司 — P保險公司（答辯人），就“財務；金融事務；房地產(chǎn)事務” 等類別申請 “P1” 及 “P2” 兩個香港注冊商標，而在香港從事證券買賣逾30年的P2股票有限公司（上訴人），則申請宣告兩個商標無效。終審法院裁定，根據(jù)《商標條例》第12(5)(a)?條，如注冊商標與另一個在營商過程或業(yè)務運作中先使用的未經(jīng)注冊商標或其他標志出現(xiàn)沖突，而該商標或標志在香港的使用是憑借假冒的法律被禁止的，商標的注冊則可被拒絕或宣告無效。因此，法院最終宣告答辯人就“財務；金融事務；房地產(chǎn)事務”的注冊商標無效。

然而，控告他人假冒通常比控告他人侵犯注冊商標困難。注冊商標在其注冊的司法管轄區(qū)會自動受到保護，但未經(jīng)注冊的商標或標記的真正擁有人，則須在假冒侵權(quán)訴訟中證明三個主要元素：商譽、失實陳述及損害。

在The Chamber of Hong Kong Computer Industry Company Limited (香港電腦商會有限公司) v Hong Kong Computer Association Limited (香港電腦業(yè)協(xié)會有限公司)?HCA 621/2010一案中（“電腦節(jié)案”），原告人由2002年至2010年多次與深水埗區(qū)議會在深水埗區(qū)合辦大型電腦展覽（“電腦展”），名為“香港電腦節(jié)”（Hong Kong Computer Festival）。經(jīng)傳媒報道，原告人的電腦展亦廣被稱為“深水埗電腦節(jié)”（Shamshuipo Computer Festival）。被告人于2010年舉辦另一個電腦展，名為“深水埗腦場電腦節(jié)”（Shamshuipo Malls Computer Festival）。原告人指控，被告人使用的名稱假冒了原告人舉辦的電腦展的商用名稱。原訟法庭認為，原告人在“香港電腦節(jié)”（Hong Kong Computer Festival）這樣簡單的一個名稱所建立的商譽或聲譽并未足以令任何人在香港以任何組合使用“電腦節(jié)”（Computer Festival）一詞構(gòu)成假冒原告人的商譽或聲譽。原告人的顧客主要是電腦展的參展商戶，他們不會混淆原告人和被告人的服務。因此，被告人并無將其舉辦的電腦展失實陳述為原告人過去曾舉辦的電腦展。原告人亦不會蒙受任何損失，因為原告人在與深水埗區(qū)議會合辦的電腦展中并無金錢利益。由于原告人對被告人的假冒指控不成立，被告人可繼續(xù)在深水埗的電腦商場舉辦其電腦展。

“電腦節(jié)案”中的原告人未能證明“香港電腦節(jié)”（Hong Kong Computer Festival）之名稱具有能區(qū)別其舉辦的電腦展的顯著性；另一方面，“香港P保險公司”中的上訴人在香港經(jīng)營證券買賣業(yè)務逾30年則能夠證明其在證券業(yè)務建立了商譽，而該業(yè)務是以“P2”之名稱作為區(qū)別的。因此，以假冒為理由提出訴訟時，原告人能否證明有關標記、名稱或外觀已成為原告人貨品及／或服務的顯著特征，是極為重要的。

四、總結(jié)

無論是商標侵權(quán)還是假冒行為，對于企業(yè)來說都會造成嚴重的品牌損害和經(jīng)濟損失。針對此類問題，我們建議企業(yè)應采取預先防備以及事后維權(quán)兩方面的策略:

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1、首先，對于可注冊為商標的標記或標志，建議企業(yè)盡快在香港進行商標注冊。由于商標注冊是有地區(qū)性限制的，即使在海外或內(nèi)地已經(jīng)注冊，該商標在香港境內(nèi)也未必受到保障。在注冊商標后，商標持有人可以依據(jù)《商標條例》獲得更加明確和全面的法律保護，而不必僅僅訴諸普通法下的假冒行為。值得注意的是，即便某些標記或標志缺乏顯著性，但如果在注冊申請日前已通過使用取得了顯著性，也仍然可以根據(jù)《商標條例》第11(2)條進行商標注冊。

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2、另外，倘若發(fā)現(xiàn)侵權(quán)者盜用注冊商標或關系到企業(yè)商譽或聲譽的名稱或標記，企業(yè)應盡快采取措施。可行的法律行動包括向法庭申請臨時禁制令或提起民事訴訟。從我們的經(jīng)驗來看，一般影子公司沒有足夠財政能力作出賠償，如果企業(yè)拖延法律行動，所遭受的損失便會越大。而且，在向法庭申請臨時禁制令，必須證明緊急性，如企業(yè)在發(fā)現(xiàn)侵權(quán)行為后沒有立即采取行動，法庭可能會就此提出質(zhì)疑而傾向拒絕申請。

總之，對于企業(yè)而言，及時進行商標注冊并維護注冊商標權(quán)利，對于維護品牌權(quán)益和打擊假冒行為至為關鍵。專業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)爭議解決團隊可以提供專業(yè)的法律分析，幫助構(gòu)建完善的商標保護體系，防范各類侵權(quán)風險，并在萬一發(fā)現(xiàn)侵權(quán)時提供專業(yè)法律意見。