ARTICLES
專業(yè)文章
如何應對海外電商平臺上的知識產權侵權投訴及下架？
前言
在跨境貿易迅速發(fā)展的大背景下，隨著網絡購物潮流的興起，中國企業(yè)也將眼光瞄準了海外電商平臺。但由于中外文化、語言等差異以及不熟悉海外知識產權相關法律和電商平臺制度，不少商家遭遇因知識產權侵權投訴導致產品下架、被電商平臺封禁賬號或在外國法院被提起知識產權侵權訴訟，使得商家在海外電商平臺上的業(yè)務受到重創(chuàng)。本文基于筆者近兩年中處理的10多起某海外電商購物平臺（下稱"A平臺"）、某海外知名購物網站等產品下架案件的實務經驗，以美國的知識產權保護制度和A平臺為例，為中國企業(yè)提供在面臨知識產權侵權投訴時如何應對的策略與建議。
?
一
涉及美國電商平臺的知識產權侵權類型及法律依據
?
由于知識產權保護的地域性，在美國電商平臺上進行知識產權侵權投訴，權利人通常需要擁有在美國注冊/登記的相關知識產權。涉及電商平臺的知識產權侵權主要涉及專利、版權與商標侵權三種類型。
?
美國的專利分為發(fā)明專利（utility patent）與外觀設計專利（design patent），前者用于保護產品的結構、組份和制造方法及其改進技術，后者用于保護產品的獨特外觀，均由聯邦法律（United States Code Title 35）保護，其他人未經允許不得在專利有效期間在美國制造、使用、許諾銷售、銷售或向美國進口專利產品。
?
美國的版權法保護的對象為具有創(chuàng)意性的作品及表達，如書籍、電影、圖案、音樂、繪畫作品及計算機軟件等，主要由聯邦法律（United States Code Title 17）保護。1998年修訂的《數字千年版權法》（Digital Millennium Copyright Act, 下稱"DMCA"）中詳細規(guī)定了互聯網環(huán)境下版權保護的相關法律框架。例如，根據17 U.S.C. § 512[1]，美國A平臺在收到投訴方的侵權投訴后必須快速下架產品方可獲得"避風港"保護；根據不同電商平臺的政策，被投訴方可選擇向電商平臺發(fā)送版權反通知（counter notification），以爭取產品恢復上架。
?
美國的商標法保護用來區(qū)分產品和服務來源的標記，商標可以由文字、名稱、符號、圖案或上述元素的任何組合構成，以避免消費者對產品和服務的來源產生混淆。商標權由聯邦法律（15 U.S.C. § 1051）、各州立法與普通法（common law）保護。
?
二
電商平臺的投訴處理流程
?
以美國A平臺為例，結合下圖，筆者簡單梳理電商平臺對侵權投訴的基本處理及被投訴方應對行動的流程如下：
圖 被投訴商家應對A平臺產品下架流程簡圖
?
（1）投訴方在網上提交投訴表格；
?
（2）A平臺內部工作人員進行審閱，初步判定是否構成侵權；
?
根據筆者的經驗，A平臺審查侵權是否成立的內部流程并不透明，且審查周期不定。
?
（3）如A平臺認為構成侵權，則下架被投訴產品；
?
即使投訴方同意撤回投訴，A平臺重新上架產品也往往需要花費2周甚至更長的時間。因此，當一些投訴人故意挑選購物季，如感恩節(jié)、圣誕節(jié)進行投訴時，被投訴商家就容易陷入非常被動的境地。值得注意的是，A平臺的賣家政策明確禁止了某些商家試圖通過某種"巧妙"的方式重新上架的做法，例如通過更換產品編號來繼續(xù)售賣相同產品。
?
（4）A平臺向被投訴人發(fā)送侵權通知；
?
通常，A平臺會在發(fā)給被投訴商家的侵權通知中提供投訴方的基本信息，例如聯絡人（通常為對方律師）姓名、郵箱以及被下架產品的平臺編號。在專利侵權投訴中，A平臺還會提供對方主張被侵權專利的專利號，但在版權或商標侵權投訴中，則有可能不提供相關版權或商標的登記證書號碼。
?
（5）被投訴商家選擇不同策略進行應對（詳見第三節(jié)）。
?
三
被投訴商家的應對措施
?
注意：以下應對措施不分優(yōu)先級，應由商家根據實際情況和專業(yè)建議進行選擇。
?
1. 聯系投訴方
?
對于被投訴方而言，與投訴方聯系的目的主要有以下兩個：首先，如果投訴屬于版權或商標侵權，可詢問對方認為被侵權的版權或商標登記證書號碼，以便進行下一步應對策略分析；其次，與對方溝通，尋求和解的可能性，例如通過簽訂許可協議說服對方撤銷投訴。
?
需要指出的是，為了避免商家在溝通期間的陳述構成對侵權或其他事實的承認，且該等承認可能在后續(xù)訴訟案件中被對方利用來攻擊商家，筆者建議被投訴商家在此時就聯系有經驗的律師介入。
?
2.?在賣家平臺進行申訴
?
對于所有類型的知識產權侵權投訴，被投訴方均可主張不存在銷售侵權行為、不侵權抗辯或者產品合法來源抗辯。因此，商家應盡快確認是否有相關銷售記錄、有無知識產權許可協議、有無產品官方供貨發(fā)票等，如有上述憑證，可以考慮在賣家平臺（Seller Central）上提交給A平臺官方作為證據。
?
另外，對于版權侵權投訴，A平臺提供了反通知（counter notification）的程序，即被投訴方可向A平臺提交一份聲明（內含被投訴方的基本信息、相信投訴行為實屬誤判的善意陳述、同意美國法院管轄的承諾、同意接受作偽證的刑事處罰等聲明），如果投訴方在電商平臺轉發(fā)反通知后10個工作日以內仍未向法院提起侵權訴訟，則理論上電商平臺應當在收到反通知后14個工作日內恢復被下架產品，但實際上恢復下架產品的時間會比較長，經常在1-2個月甚至更長。
?
注意：提交此類版權反通知的前提是被投訴方有合理理由相信產品下架是基于對方的誤判，否則可能在后續(xù)訴訟中被指控惡意侵權，還可能面臨被平臺扣分甚至封禁的危險。
?
在一些電商平臺上，如果被投訴商家不發(fā)送反通知，會被視為同意侵權投訴的正當性并被扣分。此外，因為電商平臺并無法定義務糾正反通知中的形式或內容缺陷，被投訴商家在提交反通知時應特別注意其規(guī)范性。在另一方面，與美國法院或政府機構的程序相比，被投訴方通過電商平臺申訴來尋求產品重新上架耗時較短、花費較少。因此，發(fā)送版權反通知的風險和好處是并存的。
?
根據筆者的經驗，通過向電商平臺申訴獲得產品上架的成功率通常很低。
?
3.?提起投訴方知識產權的無效程序
?
美國的專利與商標局（USPTO）負責登記和審查對于專利和商標證書的申請及異議，美國的版權局則負責對于版權證書的申請和撤銷。以專利為例，理論上，產品被下架的商家如果能夠找到無效對方專利的在先技術，就可以在USPTO提起專利無效程序，從而使對方失去投訴并下架產品的權利基礎。
?
無效程序的優(yōu)點是可以從根本上消除投訴方的權利基礎，但在實際操作中耗時較長。例如，整個專利無效程序至少需一年半以上，難以達到短期內盡快上架的目的。
?
4.?向法院提起訴訟
?
在某些案件中，權利人在通過電商平臺投訴下架產品的同時或短時間內，還會在法院提起侵權訴訟并且請求法院凍結商家的A平臺賬戶、提供銷售記錄、加快證據開示等，給商家造成了巨大損失。
?
被投訴商家可依據專業(yè)律師的建議進行知識產權有效性和產品侵權的分析，向有管轄權的美國法院提起知識產權無效之訴和/或確認不侵權之訴。在法院作出最終判決（final judgment）之前，被投訴商家甚至可以申請法院令要求產品上架。
?
根據我們的經驗，被投訴商家迅速應對并在法院提起訴訟往往是解決下產品架的最有力手段。
?
四
對中國企業(yè)在美國電商平臺銷售產品的建議
?
產品上架前
?
針對處于銷售—供應鏈條不同環(huán)節(jié)的商家，我們建議在產品上架前就采取相應措施，以提前預防電商平臺的知識產權投訴。
?
對于制造商，筆者建議對向其提供設計圖紙或生產要求的上游合作方進行知識產權盡職調查，對于該合作方是否擁有自主知識產權或知識產權許可進行初步判斷，防止因制造行為構成侵權。制造商甚至可以在取得授權的情況下自行申請或敦促權利人進行知識產權登記。
?
對于經銷商/零售商，如有條件，筆者建議在采購產品前進行簡單的知識產權盡職調查，對上游供貨企業(yè)的產品來源和侵權可能性進行簡要分析；同時建議保存與上游企業(yè)的合作書面文件，如授權書、許可函、合同等，以便在被投訴后能第一時間提交給電商平臺進行申訴。
?
此外，對于所有商家，都應注意持續(xù)收集并保留產品的銷售記錄、供貨來源及涉案賬號的歷史記錄，以便確定是否從未銷售被投訴產品、有無知識產權許可協議、有無產品官方供貨發(fā)票等，日后可能作為證據提交給A平臺官方。
?
知識產權侵權投訴后
?
（1）積極尋求法律協助
?
筆者建議在與對方溝通協商之前，被投訴商家應在專業(yè)律師的幫助下對投訴方的知識產權有效性進行全面檢索、分析，并與自己售賣的產品進行侵權比對分析，確定是否落入對方知識產權的保護范圍，根據分析結果來確定后續(xù)與對方溝通的策略。
?
筆者不建議商家在沒有律師的情況下直接與對方聯系，因為商家在溝通期間的陳述可能構成對侵權或其他事實的承認，不利于后續(xù)與對方談判，該等承認甚至可能在后續(xù)訴訟案件中被對方利用來攻擊商家。因此，被投訴商家在產品下架之后馬上聯系有經驗的律師介入是商家的首選。
?
（2）以簡潔、有力的方式與電商平臺溝通
?
在筆者處理過的案件中，被投訴方簡潔、有力、正中要害的回復比長篇大論、論點不清晰的申訴明顯更為有效。
?
以A平臺為例，雖然這類規(guī)模較大的電商平臺一般都有專門的團隊和法務人員來處理知識產權侵權投訴和審閱雙方的往來通信，但是，他們需要面對的是成千上萬的投訴內容，無法仔細審查雙方論點的攻守細節(jié)。因此，經常會出現這樣的情況：被投訴商家收到侵權投訴后，已盡力自行進行了回復，但投訴方和A平臺久久不作出回應或在較長的等待時間后直接否定商家提供的說明及材料的有效性。
?
在這種趨勢下，通過律師函的方式，將被投訴方的訴求簡潔且有效地傳達給投訴方和A平臺就變得十分必要。
?
（3）有針對性地主動發(fā)起法律行動
?
為防止投訴方在投訴后進一步采取訴訟行動，也為了爭取商家在和解談判中更為有利的談判地位，我們建議被投訴商家率先分析權利人的真實意圖、查詢權利人的歷史訴訟記錄、評估權利人的訴訟能力，以此來判斷對方可能采取的維權途徑及雙方的談判地位，并制定有針對性的應對策略。例如，通過向USPTO發(fā)起專利無效或者向法院提起無效之訴/確認不侵權之訴的方式，給對方施加壓力，從而迫使對方盡早撤回投訴或者進行和解談判。
小結：
總而言之，在國內外日漸加強知識產權保護的背景下，筆者建議中國企業(yè)采取積極的預防和應對措施，在第一時間尋求專業(yè)的法律建議，有針對性地制定應對策略，以防止不合理、不必要的知識產權侵權投訴造成產品下架、訴訟或其他制裁措施，給企業(yè)帶來重大的經濟損失，同時避免后續(xù)訴訟帶來的高昂的訴訟費、律師費或許可費，為企業(yè)自身乃至相關行業(yè)的健康發(fā)展奠定有利的基礎。
[注]?
