前言

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一、關(guān)于知識產(chǎn)權(quán)合規(guī)

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二、企業(yè)在技術(shù)開發(fā)過程中的知識產(chǎn)權(quán)合規(guī)應(yīng)對

甲公司與乙公司在行業(yè)內(nèi)有一定的合作關(guān)系。2012年12月，甲公司獲批進(jìn)行生產(chǎn)線項目建設(shè)。2013年，甲公司邀請包括乙方公司在內(nèi)的6家單位參加該公司生產(chǎn)線項目的"設(shè)計、制造、供貨、安裝、調(diào)試、試驗及相關(guān)服務(wù)"的招標(biāo)活動，包括乙公司在內(nèi)的4家單位到場參加項目投標(biāo)，經(jīng)評選后乙公司未中標(biāo)。2015年，乙公司向國家知識產(chǎn)權(quán)局申請了兩項發(fā)明和實用新型專利，后兩專利均獲得授權(quán)。2017年，甲公司以涉案發(fā)明專利以及涉案新型專利抄襲了招標(biāo)書中的技術(shù)方案為由，向武漢中院提起了專利權(quán)屬爭議，要求確認(rèn)兩專利歸甲公司所有。在案件審理過程中，法院組織雙方當(dāng)事人對甲公司主張的技術(shù)方案和被控發(fā)明專利申請公開的權(quán)利要求進(jìn)行對比，雙方在確認(rèn)發(fā)明專利申請中，權(quán)利要求的技術(shù)特征在甲公司提交的技術(shù)文件中均有披露，不同在于，發(fā)明專利權(quán)利要求中所提及的"輸送帶"等構(gòu)件及其連接設(shè)置特征未在甲公司提供的招標(biāo)文件中予以明確描述。兩級人民法院均認(rèn)為甲公司并未提交明確記載有"輸送帶"等構(gòu)件及其連接設(shè)置特征在設(shè)備中公開運用的技術(shù)資料，也未證明其屬于設(shè)備設(shè)置的常規(guī)方式。因此，甲公司主張兩者方案的不同之處屬于公知技術(shù)缺乏事實依據(jù)，人民法院不予支持。該案后經(jīng)過最高院再審后發(fā)回重審，在重審階段，甲乙雙方達(dá)成和解，共有專利，并共享專利的收益，歷經(jīng)三年兩個專利案件最終和解結(jié)案。

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本案是一起專利權(quán)屬糾紛案，案件一直到最高院再審，最后在湖北高院的調(diào)解下，雙方握手言和，歷時三年，于2020年結(jié)案。該案源起于招投標(biāo)，為國內(nèi)首例因招投標(biāo)引發(fā)的專利權(quán)屬糾紛，對于招標(biāo)方如何做好技術(shù)信息的披露以及投標(biāo)方如何使用獲悉的技術(shù)信息提供了指引。從知識產(chǎn)權(quán)合規(guī)的角度來看，企業(yè)進(jìn)行技術(shù)開發(fā)前應(yīng)進(jìn)行立項。如果需要依賴外部研發(fā)團隊，則需要在簽訂保密條款的前提下以協(xié)議的方式明確約定雙方之間的權(quán)利義務(wù)以及知識產(chǎn)權(quán)的歸屬。本案的發(fā)生，就是因為招標(biāo)企業(yè)在招標(biāo)過程中，沒有對技術(shù)方案的保密范圍及技術(shù)成果的歸屬做出約定，導(dǎo)致發(fā)生曠日持久的爭議，給涉案雙方都帶來經(jīng)濟損失。

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在立項工作啟動前，應(yīng)確定技術(shù)開發(fā)立項小組的人員范圍，簽署保密承諾書。立項小組在詳盡摸清企業(yè)自身研發(fā)基礎(chǔ)的情況下，了解該技術(shù)項目的國內(nèi)外研發(fā)現(xiàn)狀、水平和發(fā)展趨勢，明確研究開發(fā)的目的和意義，對能夠達(dá)到的技術(shù)水平及市場前景做出預(yù)判，確定研究開發(fā)的內(nèi)容和目標(biāo)。該目標(biāo)應(yīng)符合企業(yè)的總體發(fā)展目標(biāo)，包括經(jīng)營范圍、利潤來源、主要產(chǎn)品等。在此基礎(chǔ)上組織企業(yè)內(nèi)外部的技術(shù)人員、市場人員、法律人員召開立項工作會議，分別從技術(shù)、市場、法律各方面對項目是否能夠立項進(jìn)行研討和論證。在初步確定可以立項的情況下，通過專利信息分析和侵權(quán)比對等方法，對項目的主要內(nèi)容及關(guān)鍵技術(shù)、創(chuàng)新點進(jìn)行FTO分析（不侵權(quán)分析），判斷研發(fā)項目落地后是否可能侵犯第三人的專利權(quán)。如果產(chǎn)品將銷往國外，還要針對目標(biāo)國進(jìn)行專利預(yù)警分析。如果存在可能侵權(quán)的情形，則提前做好專利規(guī)避方案；如果發(fā)現(xiàn)難以規(guī)避或者規(guī)避成本過高，可考慮放棄該立項。同時，在立項中還應(yīng)進(jìn)行商標(biāo)（著作權(quán)）設(shè)計及查詢檢索，在避免侵犯第三人的在先權(quán)利（商標(biāo)權(quán)、著作權(quán)、外觀設(shè)計專利權(quán)等）的情況下，確保一旦立項通過后，可以快速完成商標(biāo)的防御性注冊和相關(guān)著作權(quán)的登記，避免被第三人搶注。

2011年，甲方向國家知識產(chǎn)權(quán)局提出"一種光源座及包括該光源座的半導(dǎo)體混合光源弱視治療儀"專利申請，2012年獲得授權(quán)。2017年6月，甲方在市面上發(fā)現(xiàn)一款涉嫌侵犯上述專利權(quán)的弱視綜合治療儀，該產(chǎn)品的說明書上載有其由乙方生產(chǎn)、丙方全國總經(jīng)銷。2017年6月，甲方進(jìn)行公證購買取證，獲得一臺RS-200型弱視綜合治療儀，向武漢市科學(xué)技術(shù)局提出行政查處的請求。2017年7月，乙方向國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會提出對涉案專利的第一次無效宣告請求。2017年8月，甲方向武漢市中級人民法院提起訴訟，請求判令兩被告立即停止生產(chǎn)、銷售、許諾銷售侵犯原告專利權(quán)的產(chǎn)品，共同賠償原告100萬元。2017年12月，國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會做出對涉案專利的無效審查決定，維持涉案專利的權(quán)利要求全部有效。2018年3月，武漢市中級人民法院公開開庭審理本案。經(jīng)庭審比對，被控侵權(quán)產(chǎn)品完全落入涉案專利的權(quán)利要求保護范圍，最終，法院按照最高法定賠償數(shù)額判決乙方、丙方賠償甲方經(jīng)濟損失100萬元。在本案二審期間，乙方繼續(xù)發(fā)起第二次專利無效請求并取得成功。湖北省高級法院于2018年 月依據(jù)第二次無效決定，駁回甲方起訴。甲方就該無效決定提起行政訴訟，北京知識產(chǎn)權(quán)法院于2019年一審維持了無效決定。2021年1月，最高人民法院知識產(chǎn)權(quán)法庭二審維持了一審判決。

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甲方為高壓開關(guān)市場的主要占有者，自身擁有開關(guān)測量儀發(fā)明專利。在2018-2020年間，甲方針對該專利向乙提起了專利侵權(quán)訴訟。武漢市中級人民法院于2019年11月20日作出一審民事判決，認(rèn)為被訴產(chǎn)品顯現(xiàn)的技術(shù)特征有一項與甲方涉案專利權(quán)利要求1中的保護特征不相同，也不等同，故認(rèn)定該被訴產(chǎn)品未落入涉案專利權(quán)的保護范圍。甲方向最高人民法院知識產(chǎn)權(quán)法庭上訴。在此訴訟程序中，乙方針對涉案專利先后發(fā)起三次專利無效，涉及15份三種不同語言的專利文獻(xiàn)或非專利文獻(xiàn)證據(jù)以及10種不同的證據(jù)組合方式。最終，三次專利無效程序中，均維持了涉案專利權(quán)利要求全部有效。最終，雙方在最高院主持下以撤回起訴的方式達(dá)成和解。

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甲為國有控股大型綜合性工程公司，不僅承接如隧道等大型工程的施工任務(wù)，同時還生產(chǎn)隧道專用車等施工設(shè)備。在2016年-2019年間，甲方向國家知識產(chǎn)權(quán)局提出了一系列有關(guān)隧道專用車的專利申請，在2020年5月之前，有12項相關(guān)的實用新型專利獲得授權(quán)。2019年，乙方來甲方處參觀，并對甲方研發(fā)并生產(chǎn)的隧道專用車進(jìn)行了拍照研究。2020年初，甲方發(fā)現(xiàn)案外人使用的產(chǎn)品與其研發(fā)生產(chǎn)的隧道專用車高度近似，遂到廣西、四川等地涉嫌侵權(quán)產(chǎn)品的施工現(xiàn)場進(jìn)行了實地勘驗，選定了7個專利，在成都中院對乙提起了專利侵權(quán)訴訟。最終，在法官的主持下，雙方在2020年9月達(dá)成了和解協(xié)議，案件順利結(jié)案：乙方不僅向甲方支付了100萬元的賠償金，還承諾今后在與甲方及其關(guān)聯(lián)公司的交易中給予一定的優(yōu)惠。

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上述三個案例，前兩個均為單個專利提起訴訟，前后均歷時三年，最終一個雖然贏得了一審侵權(quán)訴訟但因?qū)＠麩o效而被駁回起訴，另一個雖然經(jīng)過三次無效請求保住了專利，但并沒有贏得侵權(quán)訴訟；而第三個以7件專利構(gòu)成的專利組合作為權(quán)利基礎(chǔ)的同時提起訴訟，給被控侵權(quán)人以較大困擾，不敢貿(mào)然發(fā)動無效攻擊，從發(fā)現(xiàn)疑似侵權(quán)到達(dá)成和解結(jié)案僅僅5個月的時間，不僅快速制止了侵權(quán)，還獲得了賠償。企業(yè)發(fā)起侵權(quán)訴訟后，被控侵權(quán)方在應(yīng)對侵權(quán)指控的同時，其中一個標(biāo)準(zhǔn)動作就是對涉案專利發(fā)起專利無效的攻擊。當(dāng)一次無效不成功后，一般會緊接著第二次、第三次……只要有一次無效成功，對于尚未結(jié)案的侵權(quán)訴訟，則法院一般都會判決駁回起訴。在司法實踐中，一旦做出涉案專利無效的決定，在針對無效決定提起的行政訴訟程序中，原告勝訴的幾率非常小。特別在2019年設(shè)立最高人民法院知識產(chǎn)權(quán)法庭集中審理二審技術(shù)類案件后，知識產(chǎn)權(quán)行政案件的審理時限大大縮短，改判的幾率更是微乎其微?？梢?，用于訴訟的專利穩(wěn)定性非常重要，如果穩(wěn)定性不強，則不要輕易發(fā)起訴訟。而專利組合相對于單個專利來說，穩(wěn)定性大大增強。

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企業(yè)對技術(shù)開發(fā)的成果保護應(yīng)該科學(xué)布局，從知識產(chǎn)權(quán)合規(guī)的角度做好成果保護。首先是對成果保護方式的選擇：如果選擇以商業(yè)秘密的形式保護技術(shù)方案，則應(yīng)充分考慮商業(yè)秘密的法律特征，做好秘密點的確認(rèn)及相關(guān)保密手段的運用；如果選擇通過專利來保護，則應(yīng)該圍繞主要產(chǎn)品、核心技術(shù)做好基礎(chǔ)專利或核心專利的布局，同時，圍繞基礎(chǔ)專利或核心專利做好外圍專利布局；如果企業(yè)采用的是進(jìn)攻型的知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略，則應(yīng)采用高價值專利布局策略，從訴訟角度考慮，在核心產(chǎn)品、關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域布局嚴(yán)密的專利網(wǎng)，根據(jù)外觀設(shè)計專利、實用新型專利和發(fā)明專利的不同特點，合理的構(gòu)建專利組合，達(dá)到侵權(quán)識別容易，侵權(quán)認(rèn)定清晰，侵權(quán)方無效涉案專利組合困難的法律效果；如果產(chǎn)品將出口國外，則應(yīng)構(gòu)建專利家族，在目標(biāo)出口國進(jìn)行專利布局。除了專利外，企業(yè)還應(yīng)同時完成商標(biāo)、著作權(quán)的規(guī)劃與布局，避免發(fā)生商標(biāo)被他人搶注的情形，特別對于出口產(chǎn)品國，避免發(fā)生商標(biāo)搶注或出口國語言商標(biāo)被搶注等的情形。在侵權(quán)訴訟中，要注意使用具有高價值專利特征的專利組合作為訴訟專利，一旦被控侵權(quán)人發(fā)起無效攻擊，工作重點要放在無效行政審查階段，集中力量應(yīng)對，最大限度的維持專利的有效性。

甲公司系設(shè)立于武漢的一家大型國有控股公司。乙系甲公司前員工，自2006年研究生畢業(yè)后即進(jìn)入甲公司工作，2019年4月1日離職， 2019年4月18日在北京成立丙公司，持股比例90%，擔(dān)任經(jīng)理、執(zhí)行董事。2019年8月6日-8月20日，丙公司申請四件專利，發(fā)明人為乙。甲公司認(rèn)為丙公司申請的專利系乙與甲公司勞動關(guān)系終止后一年內(nèi)作出，且與乙在甲公司承擔(dān)的本職工作和分配的工作任務(wù)有關(guān)，屬于職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造的一種情形，專利的申請權(quán)應(yīng)歸屬原告所有。雙方協(xié)商未果，2020年6月，甲公司將乙和丙公司訴至北京知識產(chǎn)權(quán)法院。2021年1月，法院一審判決：涉案專利系乙從甲公司離職后一年內(nèi)作出的、與其在甲公司承擔(dān)的本職工作有關(guān)的發(fā)明創(chuàng)造，申請權(quán)歸甲公司所有。

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本案中，乙在甲公司擔(dān)任的層級較高，基本上處于研發(fā)負(fù)責(zé)人的地位。當(dāng)甲公司發(fā)現(xiàn)乙離職后設(shè)立丙公司與其開展商業(yè)競爭后，試圖通過警告乙違反了反不正當(dāng)競爭法律來保護自身的權(quán)利。但甲公司并未與乙簽訂保密協(xié)議及競業(yè)禁止條款，乙對于甲公司的警告不予理會。本案通過收集大量的證據(jù)，證明丙公司申請的四件專利均屬于職務(wù)發(fā)明，得到了法院的支持，但由于是權(quán)屬糾紛，法院并沒有支持損失賠償。如果甲公司在技術(shù)開發(fā)中做好了技術(shù)秘密的保護工作，則相關(guān)糾紛的處理可以有更多的選擇路徑，甚至可以得到高額的賠償。例如，2021年2月26日，最高院知識產(chǎn)權(quán)法庭就宣判了"香蘭素"侵害商業(yè)秘密案，判定離職員工、新公司及其法定代表人等共同實施了侵害權(quán)利人商業(yè)秘密的行為，判決連帶賠償1.59億元賠償金。

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技術(shù)成果產(chǎn)生前后，應(yīng)高度關(guān)注技術(shù)成果申報知識產(chǎn)權(quán)的合規(guī)問題。首先是知識產(chǎn)權(quán)種類的選擇：如果作為商業(yè)秘密保護的，應(yīng)做好保密工作。例如，要求參加研發(fā)各方簽署保密協(xié)議，未經(jīng)允許不得申請專利，不得公開商業(yè)秘密，并約定違約賠償?shù)取Ｌ貏e在涉商業(yè)秘密的產(chǎn)品需要外協(xié)加工時，應(yīng)注意商業(yè)秘密的保護。同時，也要注意不得侵犯第三人商業(yè)秘密。其次是權(quán)屬問題：如果是合作開發(fā)的，應(yīng)在合作開發(fā)合同中明確約定知識產(chǎn)權(quán)的歸屬。例如，是一方單獨所有，還是雙方共有。要關(guān)注發(fā)明人的身份，是否有兼職或離職一年內(nèi)的情況，避免出現(xiàn)職務(wù)發(fā)明的權(quán)屬爭議。同時，也要注意真實發(fā)明人的問題，不能隨意更改發(fā)明人。最后，要重視申請質(zhì)量，包括權(quán)利要求保護范圍的確定和答復(fù)審查意見。高價值訴訟專利，既要有很好的權(quán)利穩(wěn)定性，又要有較大的權(quán)利保護范圍，這樣才能經(jīng)得起無效，打得贏訴訟。應(yīng)注意撰寫和答復(fù)質(zhì)量，權(quán)利要求的保護范圍不得隨意擴大，也不得不當(dāng)縮小。當(dāng)然，申請、授權(quán)程序中，還要關(guān)注行政審查的程序性要求，在各項答復(fù)、繳費時限內(nèi)完成相應(yīng)的工作，避免出現(xiàn)非自身意愿的視為撤回情形。