在委托代工模式的專利許可交易中，明晰相關(guān)主體的權(quán)利來源、專利許可范圍和管控可能的專利侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)是難點(diǎn)問題。例如，專利被許可人是否有權(quán)利委托第三方通過代工模式生產(chǎn)制造（指使制造權(quán)，Have-Made Rights）；專利被許可人是否有權(quán)利作為代工廠為第三方生產(chǎn)專利產(chǎn)品（代工廠權(quán)，Have-Designed Rights）等。本文結(jié)合筆者的專利糾紛實(shí)務(wù)案件經(jīng)驗(yàn)，立足中美法律實(shí)踐的比較，探討代工模式專利許可中的“指使制造權(quán)"和“代工廠權(quán)"的關(guān)鍵法律問題，進(jìn)一步分析如何確定專利實(shí)施權(quán)利的性質(zhì)和約定形式，以及發(fā)生專利侵權(quán)后的責(zé)任承擔(dān)問題，以期對(duì)法律實(shí)踐有所幫助。

委托代工生產(chǎn)模式將研發(fā)設(shè)計(jì)和生產(chǎn)分離，有利于各主體集中優(yōu)勢資源各司其職、提高生產(chǎn)效率和利潤，該商業(yè)模式已經(jīng)在手機(jī)、半導(dǎo)體制造等行業(yè)廣泛存在。隨著我國藥品、醫(yī)療器械上市許可持有人（Marketing Authorization Holder，MAH）制度的完善，未來醫(yī)療行業(yè)也將逐漸改變研發(fā)主體和生產(chǎn)主體的“捆綁"模式。

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在委托代工模式中，明晰相關(guān)主體的權(quán)利來源、專利許可范圍和管控可能的專利侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)是難點(diǎn)問題。例如，專利被許可人是否有權(quán)利委托第三方通過代工模式生產(chǎn)制造（指使制造權(quán)，Have-Made Rights）；專利被許可人是否有權(quán)利作為代工廠為第三方生產(chǎn)專利產(chǎn)品（代工廠權(quán)，Have-Designed Rights）；如何確定專利實(shí)施權(quán)利的性質(zhì)和約定形式；以及發(fā)生專利侵權(quán)后的責(zé)任承擔(dān)問題。針對(duì)此類問題，本文梳理了實(shí)踐中的幾個(gè)案例，并結(jié)合筆者的實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，簡要介紹委托代工模式下的專利許可實(shí)務(wù)要點(diǎn)。

根據(jù)我國《專利法》第十一條的規(guī)定，專利權(quán)人可以授予他人的權(quán)利包括了制造、使用、銷售、許諾銷售和進(jìn)口專利產(chǎn)品、或使用專利方法的權(quán)利。目前，指使制造權(quán)和代工廠權(quán)并不在我國專利法所明確列舉的五種權(quán)利之列，但在代工模式下的專利許可實(shí)踐中卻可能經(jīng)常遇到。因此，被許可人是否有權(quán)允許他人為其制造專利產(chǎn)品的行為，或被許可人自身是否可作為代工廠為他人制造專利產(chǎn)品，都是需要重點(diǎn)考慮的問題。

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指使制造權(quán)和代工廠權(quán)都源于美國判例法，其實(shí)質(zhì)是被許可人及其相關(guān)方的一種基于專利許可關(guān)系的專利不侵權(quán)抗辯。指使制造權(quán)指專利被許可人委托第三方為其制造專利產(chǎn)品的權(quán)利，專利被許可人為專利產(chǎn)品的定作人，代工廠為產(chǎn)品的實(shí)際制造者。該權(quán)利的內(nèi)在邏輯在于獲得專利許可的人并不必然被要求在實(shí)施權(quán)利的每個(gè)環(huán)節(jié)中親力親為，他可以雇傭別人協(xié)助制造、使用或銷售專利產(chǎn)品/方法，也可以僅實(shí)施其中的某一項(xiàng)權(quán)利（如銷售），而雇傭他人為其生產(chǎn)制造產(chǎn)品。

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指使制造權(quán)的適用場景需要具備兩個(gè)基礎(chǔ)的法律關(guān)系：專利權(quán)人與被許可人之間的專利許可關(guān)系、被許可人與第三方代工廠之間的委托代工關(guān)系。正是由于存在專利許可關(guān)系，第三方的委托代工行為才可能因該許可關(guān)系而不構(gòu)成侵權(quán)。

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代工廠權(quán)指專利被許可人接受第三方的委托為其制造專利產(chǎn)品的權(quán)利，專利被許可人為專利產(chǎn)品的實(shí)際制造者，第三方為產(chǎn)品的委托方和設(shè)計(jì)者。與指使制造權(quán)的適用場景類似，代工廠權(quán)同樣基于上述兩個(gè)基礎(chǔ)的法律關(guān)系，但區(qū)別在于，此時(shí)的專利被許可人為代工廠，未獲得許可的第三方為專利產(chǎn)品的委托方和設(shè)計(jì)者。

美國法院認(rèn)為，在許可合同未有明確約定排除的情況下，指使制造權(quán)天然地、以默示的形式包含在了專利許可中。在Carey v. United States案[1]中，美國聯(lián)邦索賠法院（聯(lián)邦巡回上訴法院前身）認(rèn)為，“制造、使用和銷售"專利產(chǎn)品的許可自然地包括了讓第三方制造產(chǎn)品的權(quán)利，該許可允許雇傭他人幫助生產(chǎn)、使用或銷售產(chǎn)品，而不需要必須親力親為。因此，在合同未明確排除、或缺乏證據(jù)的情況下，指使制造權(quán)“暗含"于制造權(quán)中。

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但對(duì)于代工廠權(quán)，目前美國法院大多認(rèn)為需要結(jié)合對(duì)合同的解釋來確定雙方的許可范圍是否包括代工廠權(quán)。I* Corp. v. U.S. ITC案[2]中，聯(lián)邦巡回上訴法院認(rèn)為，結(jié)合許可雙方的意圖、保留條款等，I*公司和三洋公司的許可合同中的“三洋產(chǎn)品"應(yīng)僅限于三洋公司自己設(shè)計(jì)的產(chǎn)品，而不應(yīng)包括為Atmel代工生產(chǎn)的產(chǎn)品。在Cyrix Corp. v. I* Corp.案[3]認(rèn)為，法院同樣基于I*公司與B*公司專利許可的簽訂背景、上下文解釋一致性等角度分析許可范圍是否僅包括了“B*公司設(shè)計(jì)的產(chǎn)品"，并從此角度分析B*公司是否獲得了代工廠權(quán)。

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我國現(xiàn)有案例也曾以合同約定作為專利被許可人是否享有指使制造權(quán)的基礎(chǔ)，最高人民法院在“飛利浦"[4]案中認(rèn)為，基于專利許可合同中允許第三方委托代工的約定，專利被許可人指示第三方制造侵權(quán)產(chǎn)品的行為不屬于專利侵權(quán)。但對(duì)于未有合同約定的情形下是否存在默示許可，該案并未涉及。

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但是，在全國百優(yōu)案例“亞都加濕器"案[5]中，廣東高院以共同制造行為本身是否具有可分割性角度來考慮被許可方是否可以通過默示的方式獲得了指使制造權(quán)和代工廠權(quán)。法院認(rèn)為，委托方與加工方的行為應(yīng)視為一個(gè)整體，不可人為切割成委托方與加工方各自的行為再分別定性，“委托方與加工方兩者中若有任何一個(gè)主體獲得專利權(quán)人授權(quán)，則整個(gè)制造行為均應(yīng)視為經(jīng)專利權(quán)人許可而實(shí)施。否則，將陷入對(duì)于同一產(chǎn)品若以委托方論是專利侵權(quán)產(chǎn)品，若以加工方論是合法專利產(chǎn)品的邏輯悖論"。筆者理解，廣東高院的判決傾向于認(rèn)為，指使制造權(quán)和代工廠權(quán)均可以通過專利許可合同的默示約定暗含于“制造權(quán)"中。

有觀點(diǎn)認(rèn)為[6]，判斷專利被許可人是否擁有指使制造權(quán)或代工廠權(quán)，可以結(jié)合專利許可類型來考慮，在獨(dú)占許可的場景下，無論是加工方還是委托方獲得了獨(dú)占許可權(quán)，通常情況下委托方和加工方均不構(gòu)成專利侵權(quán)。該觀點(diǎn)較容易被理解和接受，因?yàn)閷?duì)指使制造權(quán)或代工廠權(quán)進(jìn)行必要限制的目的在于加強(qiáng)對(duì)專利權(quán)人的保護(hù)，避免被許可人以任何形式蠶食專利權(quán)人的許可市場。但在獨(dú)占許可的情況下，被許可人是唯一的合法實(shí)施主體，其作為加工方或委托方并不會(huì)損害專利權(quán)人的許可利益。

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但美國法院認(rèn)為，專利許可類型并非判斷指使制造權(quán)是否存在的考慮因素。Corebrace LLC v. Star Seismic LLC案[7]中，Corebrace主張，只有在獨(dú)占許可權(quán)情形下，制造權(quán)才能包括指使制造權(quán)。美國聯(lián)邦巡回上訴法院反駁了Corebrace的觀點(diǎn)，認(rèn)為指使他人制造權(quán)并非建立在獨(dú)占許可或者分許可權(quán)基礎(chǔ)上的，而是基于“制造、使用和銷售權(quán)"，被許可人獲得的許可權(quán)使得他有權(quán)委托他人制造產(chǎn)品。

專利許可實(shí)踐中指使制造權(quán)的基本要求在于，專利產(chǎn)品的最終獲益方應(yīng)為專利被許可人（代工模式中的委托方）而非第三方代工廠，如果突破了該基本要求，就可能會(huì)背離原專利許可協(xié)議的初衷，導(dǎo)致指使制造權(quán)實(shí)際變相為專利分許可權(quán)。換言之，判斷某一代工制造行為的權(quán)利來源是基于指使制造權(quán)還是分許可權(quán)，可以看產(chǎn)品的實(shí)際制造者（代工廠）是否可以未經(jīng)許可直接銷售專利產(chǎn)品給除委托方之外的第三方。這背后的邏輯在于判斷代工制造商是基于自身還是他人的使用利益而進(jìn)行生產(chǎn)的。

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在D* Co. v. S* Co.案[8]中，Union Carbides公司試圖獲得D*公司的專利許可但未獲成功，其與獲得D*公司專利許可的S*公司接洽后，簽訂了基于指使制造權(quán)的代工協(xié)議，協(xié)議約定Union Carbides公司為S*公司代工生產(chǎn)專利產(chǎn)品后再回購。特拉華州最高法院否定了該案中存在指使制造權(quán)的主張，認(rèn)為Union Carbides公司不是為了S*公司的自身使用利益而生產(chǎn)，其虛假訂立的代工合同是為了規(guī)避專利侵權(quán)，超越了指使制造權(quán)的范圍，為一種專利許可合同中明確禁止的、變相的分許可行為。

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在前述的Cyrix Corp. v. I* Corp.案中，ST公司為I*公司專利的被許可人，其同時(shí)也作為Cyrix公司產(chǎn)品的代工廠；當(dāng)ST公司的生產(chǎn)能力不滿足要求時(shí)，它便要求它的關(guān)聯(lián)公司ST-意大利為其生產(chǎn)部分產(chǎn)品。I*公司主張ST公司和ST-意大利之間的安排屬于專利的分許可，而并非指使制造權(quán)的范圍。美國聯(lián)邦巡回上訴法院和地區(qū)法院認(rèn)為，ST公司和ST-意大利之間的協(xié)議不是專利的分許可，而是基于ST公司-I*公司之間專利許可合同中的指使制造權(quán)。法院還認(rèn)為，在本案中，ST-意大利是為了ST公司生產(chǎn)處理器，而并非為了Cyrix公司生產(chǎn)處理器，即ST公司是專利產(chǎn)品的利益獲得方。

考慮指使制造權(quán)和代工廠權(quán)時(shí)，一般特指委托方與制造商構(gòu)成專利法意義上的共同制造者的情形，而不包括制造者單獨(dú)實(shí)施制造行為的情況。原因在于，一方面，如果制造商為專利產(chǎn)品的唯一制造者，因?qū)＠S可關(guān)系和權(quán)利用盡原則而不存在侵權(quán)爭議。另一方面，實(shí)踐中委托方不構(gòu)成共同制造者的情形較少。最高人民法院在“飛利浦"案中曾確定，委托方不是專利法意義上的制造者的標(biāo)準(zhǔn)在于“飛利浦公司（委托方）沒有……就被訴侵權(quán)產(chǎn)品的生產(chǎn)提供技術(shù)方案或者提出技術(shù)要求"。該案例在司法實(shí)踐中被后來者引用次數(shù)很多，但據(jù)筆者觀察，獲支持者甚寡。其中的重要原因在于，實(shí)踐中無論是“OEM"還是“OEM"代工模式，委托方對(duì)代工廠不提供任何技術(shù)方案或技術(shù)要求的情況極少，法院按照一般生活經(jīng)驗(yàn)及認(rèn)識(shí)，往往推定委托方為共同制造者。

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在委托代工模式下，共同制造者分別實(shí)施侵權(quán)行為造成同一損害時(shí)，仍可以基于訴訟標(biāo)的的同一性構(gòu)成必要共同訴訟。如果原告選擇對(duì)多個(gè)被告分別起訴，法院并不必然需要在特定訴訟中追加其他關(guān)聯(lián)主體參與訴訟。需要注意，雖然代工商本身的加工利潤率可能較低，但法院在判斷侵權(quán)產(chǎn)品的合理利潤時(shí)，并不必然受到被告代工商自身利潤率的影響。

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在筆者代理的某發(fā)明專利侵權(quán)糾紛[9]中，案外人S公司為一家位于海外的委托方，委托中國的J公司為其代工逆變器產(chǎn)品，J公司的獲利僅是代工行業(yè)較微薄的平均利潤，該利潤率并不能體現(xiàn)最終被控侵權(quán)產(chǎn)品和專利的實(shí)際價(jià)值，也不能體現(xiàn)侵權(quán)產(chǎn)品出口銷售到海外所獲取的高額利潤。在此情形下，最高人民法院參考了案外人S公司的營業(yè)利潤作為侵權(quán)產(chǎn)品的合理利潤，并支持了原審原告的訴訟請(qǐng)求。

代工模式有利于專利的實(shí)施和有效運(yùn)用，規(guī)范專利許可內(nèi)容和有效防范風(fēng)險(xiǎn)是專利許可協(xié)議中的重要考慮因素，目前我國的司法實(shí)踐中對(duì)委托代工模式中指使制造權(quán)和代工廠權(quán)的性質(zhì)、范圍以及責(zé)任承擔(dān)問題涉及較少。為了有效保護(hù)許可雙方利益，防止權(quán)利旁落，專利權(quán)人和被許可人應(yīng)在合同中對(duì)指使制造權(quán)的適用產(chǎn)品范圍、代工模式、保留條款等進(jìn)行充分考慮和協(xié)商，必要的情況下可聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)估。