2001年7月1日起施行的最高人民法院《關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》第十七條第一次以司法解釋的形式，確立了專利侵權(quán)等同原則在我國(guó)的適用。在數(shù)字經(jīng)濟(jì)背景下，專利作為數(shù)字化企業(yè)贏得市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的重要工具，其侵權(quán)判定的規(guī)則研究，特別是等同原則的適用研究，具有十分重要的意義。本文在梳理專利侵權(quán)案件等同原則及其限制適用的基礎(chǔ)上，結(jié)合數(shù)字經(jīng)濟(jì)專利侵權(quán)判定的特點(diǎn)和近年最高人民法院出臺(tái)的相關(guān)裁判文書，探討專利侵權(quán)等同原則在數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的適用，得出數(shù)字經(jīng)濟(jì)背景下以專利創(chuàng)造性判斷、可預(yù)見性規(guī)則限制專利侵權(quán)等同原則適用的司法實(shí)踐趨勢(shì)。

全面覆蓋原則和等同原則是專利侵權(quán)判定最主要的兩項(xiàng)原則。司法實(shí)踐中，在進(jìn)行專利侵權(quán)判定時(shí)，全面覆蓋原則要求采用技術(shù)特征一一對(duì)應(yīng)的對(duì)比方式，當(dāng)兩者一一對(duì)應(yīng)且相對(duì)應(yīng)的技術(shù)特征之間完全相同時(shí)，就可以判定被訴侵權(quán)技術(shù)方案落入了專利的保護(hù)范圍。如果被訴侵權(quán)技術(shù)方案的某項(xiàng)技術(shù)特征與專利的相應(yīng)技術(shù)特征雖然不相同，但是被訴侵權(quán)技術(shù)方案的該項(xiàng)技術(shù)特征與專利技術(shù)特征相比，采用了基本相同的手段，實(shí)現(xiàn)了基本相同的功能，達(dá)到了基本相同的效果，并且本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員無需經(jīng)過創(chuàng)造性勞動(dòng)就能夠聯(lián)想到，則該項(xiàng)技術(shù)特征與專利的相應(yīng)技術(shù)特征構(gòu)成等同，即等同原則。

（一）專利侵權(quán)等同原則適用的法律淵源

在我國(guó)司法實(shí)踐中，等同原則是專利侵權(quán)判定的一項(xiàng)基本原則，但該原則至今僅在司法解釋中出現(xiàn)，我國(guó)專利法及其實(shí)施細(xì)則中未作出明確規(guī)定。

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2001年7月1日起施行的最高人民法院《關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》第十七條第一次以司法解釋的形式，確立了等同原則在我國(guó)的適用。根據(jù)其第十七條的規(guī)定：“專利法第五十六條第一款所稱的‘發(fā)明或者實(shí)用新型專利權(quán)的保護(hù)范圍以其權(quán)利要求的內(nèi)容為準(zhǔn)，說明書及附圖可以用于解釋權(quán)利要求’，是指專利權(quán)的保護(hù)范圍應(yīng)當(dāng)以權(quán)利要求書中明確記載的必要技術(shù)特征所確定的范圍為準(zhǔn)，也包括與該必要技術(shù)特征相等同的特征所確定的范圍。等同特征是指與所記載的技術(shù)特征以基本相同的手段，實(shí)現(xiàn)基本相同的功能，達(dá)到基本相同的效果，并且本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員無需經(jīng)過創(chuàng)造性勞動(dòng)就能夠聯(lián)想到的特征。"

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2009年4月21日，最高人民法院在《關(guān)于當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判服務(wù)大局若干問題的意見》（法發(fā)〔2009〕23號(hào)）中明確提到了“要正確適用專利侵權(quán)判定原則和方法，進(jìn)一步總結(jié)審判經(jīng)驗(yàn)，完善權(quán)利要求解釋規(guī)則和侵權(quán)對(duì)比判定標(biāo)準(zhǔn)。正確解釋發(fā)明和實(shí)用新型專利的權(quán)利要求，準(zhǔn)確界定專利權(quán)保護(hù)范圍，既不能簡(jiǎn)單地將專利權(quán)保護(hù)范圍限于權(quán)利要求嚴(yán)格的字面含義，也不能將權(quán)利要求作為一種可以隨意發(fā)揮的技術(shù)指導(dǎo)，應(yīng)當(dāng)從上述兩種極端解釋的中間立場(chǎng)出發(fā)，使權(quán)利要求的解釋既能夠?yàn)閷＠麢?quán)人提供公平的保護(hù)，又能確保給予公眾以合理的法律穩(wěn)定性。凡寫入獨(dú)立權(quán)利要求的技術(shù)特征，均應(yīng)納入技術(shù)特征對(duì)比之列。對(duì)于權(quán)利人在專利授權(quán)確權(quán)程序中所做的實(shí)質(zhì)性的放棄或者限制，在侵權(quán)訴訟中應(yīng)當(dāng)禁止反悔，不能將有關(guān)技術(shù)內(nèi)容再納入保護(hù)范圍。嚴(yán)格等同侵權(quán)的適用條件，探索完善等同侵權(quán)的適用規(guī)則，防止不適當(dāng)?shù)財(cái)U(kuò)張保護(hù)范圍。"由此我們理解，我國(guó)法院在等同原則的問題上，體現(xiàn)出了嚴(yán)格等同侵權(quán)適用條件的司法政策傾向。

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2010年1月1日起施行的最高人民法院頒布的《關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》（法釋〔2009〕21號(hào)）的第五條、第六條規(guī)定了捐獻(xiàn)規(guī)則、禁止反悔規(guī)則等限制等同侵權(quán)的適用條件。該解釋延續(xù)了嚴(yán)格適用等同原則的司法政策。

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2015年2月1日起施行的最高人民法院《關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定（2015修正）》第十七條對(duì)于等同原則作了相應(yīng)修正，明確限定：“等同特征，是指與所記載的技術(shù)特征以基本相同的手段，實(shí)現(xiàn)基本相同的功能，達(dá)到基本相同的效果，并且本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在被訴侵權(quán)行為發(fā)生時(shí)無需經(jīng)過創(chuàng)造性勞動(dòng)就能夠聯(lián)想到的特征。"首次明確判斷本領(lǐng)域普通技術(shù)人員是否無需經(jīng)過創(chuàng)造性勞動(dòng)就能夠聯(lián)想到等同特征的時(shí)間節(jié)點(diǎn)為被訴侵權(quán)行為發(fā)生時(shí)。

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2021年1月1日起施行的最高人民法院《關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定（2020修正）》第十三條沿襲了上述第十七條的規(guī)定：“等同特征，是指與所記載的技術(shù)特征以基本相同的手段，實(shí)現(xiàn)基本相同的功能，達(dá)到基本相同的效果，并且本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在被訴侵權(quán)行為發(fā)生時(shí)無需經(jīng)過創(chuàng)造性勞動(dòng)就能夠聯(lián)想到的特征。"

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綜上，根據(jù)現(xiàn)有的等同原則相關(guān)的司法解釋我們理解，等同原則本身需要滿足一定的條件才能適用，而在滿足等同原則條件的前提下，在等同原則適用問題上，司法實(shí)踐亦傾向于嚴(yán)格適用。

（二）專利侵權(quán)等同原則適用的條件和規(guī)則

1、判斷技術(shù)特征是否構(gòu)成專利侵權(quán)的條件是“三基本"“無創(chuàng)造"

根據(jù)最高人民法院《關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定（2020修正）》，適用等同原則判斷是否構(gòu)成專利侵權(quán)的條件主要是：“三基本"“無創(chuàng)造"，其中“三基本"是指：以基本相同的手段，實(shí)現(xiàn)基本相同的功能，達(dá)到基本相同的效果；“無創(chuàng)造"是指本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在被訴侵權(quán)行為發(fā)生時(shí)無需經(jīng)過創(chuàng)造性勞動(dòng)就能夠聯(lián)想到的特征。上述“三基本"“無創(chuàng)造"即判斷技術(shù)特征是否構(gòu)成等同侵權(quán)的主要條件。

2、判定被訴侵權(quán)技術(shù)方案的技術(shù)特征與權(quán)利要求的技術(shù)特征是否等同的時(shí)間點(diǎn)，應(yīng)以被訴侵權(quán)行為發(fā)生時(shí)為界限。

最高人民法院《關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定（2001年）》第十七條中規(guī)定的等同原則沒有明確限定判斷是否等同的時(shí)間點(diǎn)，而最高人民法院《關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定（2015修正）》第十七條對(duì)于等同原則作了相應(yīng)修正，明確判定被訴侵權(quán)技術(shù)方案的技術(shù)特征與權(quán)利要求的技術(shù)特征是否等同的時(shí)間點(diǎn)，應(yīng)當(dāng)以被訴侵權(quán)行為發(fā)生時(shí)為界限。最高人民法院《關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定（2020修正）》沿用了上述修改后的第十七條的規(guī)定。上述司法解釋的修改，反映出我國(guó)司法實(shí)踐對(duì)等同侵權(quán)的判定時(shí)間經(jīng)歷了從沒有明確規(guī)定到規(guī)定為侵權(quán)行為日的發(fā)展與演變。采用侵權(quán)行為日作為判定被訴侵權(quán)技術(shù)方案的技術(shù)特征與權(quán)利要求的技術(shù)特征是否等同的時(shí)間點(diǎn)，使得專利權(quán)的保護(hù)范圍借助時(shí)間維度進(jìn)行擴(kuò)展，將專利申請(qǐng)日時(shí)尚不存在的技術(shù)方案，在以后的維權(quán)中以等同技術(shù)納入專利權(quán)保護(hù)范圍，一定程度上擴(kuò)充了專利權(quán)保護(hù)范圍。[1]

3、等同特征是具體的技術(shù)特征之間的對(duì)比，不適用于完整技術(shù)方案之間的對(duì)比。

根據(jù)《北京市高級(jí)人民法院專利侵權(quán)判定指南（2017）》（以下簡(jiǎn)稱《專利侵權(quán)判定指南（2017）》）第51條：“等同特征的替換應(yīng)當(dāng)是具體的、對(duì)應(yīng)的技術(shù)特征之間的替換，而不是完整技術(shù)方案之間的替換。"由該規(guī)定可知，進(jìn)行技術(shù)特征比對(duì)時(shí)，是將被控侵權(quán)技術(shù)特征與涉案專利權(quán)利要求的技術(shù)特征進(jìn)行比對(duì)，不能將完整技術(shù)方案進(jìn)行等同比對(duì)。

4、等同特征可以一對(duì)多或多對(duì)一適用。

根據(jù)《專利侵權(quán)判定指南（2017）》第52條：“等同特征，可以是權(quán)利要求中的若干技術(shù)特征對(duì)應(yīng)于被訴侵權(quán)技術(shù)方案中的一個(gè)技術(shù)特征，也可以是權(quán)利要求中的一個(gè)技術(shù)特征對(duì)應(yīng)于被訴侵權(quán)技術(shù)方案中的若干技術(shù)特征的組合。"由該規(guī)定可知，進(jìn)行等同特征比對(duì)時(shí)，不局限于一對(duì)一比對(duì)的方式，可以將權(quán)利要求中的若干技術(shù)特征對(duì)應(yīng)于被訴侵權(quán)技術(shù)方案中的一個(gè)技術(shù)特征，也可以將權(quán)利要求中的一個(gè)技術(shù)特征對(duì)應(yīng)于被訴侵權(quán)技術(shù)方案中的若干技術(shù)特征的組合進(jìn)行比對(duì)。

在專利侵權(quán)判定中，一方面，等同原則是對(duì)專利權(quán)利要求字面保護(hù)范圍的擴(kuò)張，是對(duì)專利權(quán)字面侵權(quán)的適當(dāng)補(bǔ)充；另一方面，專利制度本身又要確保專利權(quán)的保護(hù)范圍具有足夠的法律確定性，不因?yàn)E用等同原則致使專利權(quán)保護(hù)范圍缺乏確定性而損害社會(huì)公眾的利益。在判斷是否適用等同原則時(shí)，首先會(huì)考慮等同原則與專利保護(hù)范圍之間的關(guān)系，以及專利法律制度規(guī)定等同原則的必要性。其次，會(huì)考慮專利申請(qǐng)與專利侵權(quán)時(shí)技術(shù)的發(fā)展水平，防止對(duì)專利技術(shù)方案中某些技術(shù)特征以專利申請(qǐng)日后新出現(xiàn)的技術(shù)進(jìn)行簡(jiǎn)單替換而規(guī)避侵權(quán)的情況?；趯＠麢?quán)人與社會(huì)公共利益的博弈與平衡，最高人民法院出臺(tái)了相關(guān)司法解釋，規(guī)定了禁止反悔原則、捐獻(xiàn)原則等作為等同原則的限制。

（一）以禁止反悔原則限制等同原則的適用

2010年1月1日起施行的最高人民法院頒布的《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第六條記載了禁止反悔原則，具體內(nèi)容為：“專利申請(qǐng)人、專利權(quán)人在專利授權(quán)或者無效宣告程序中，通過對(duì)權(quán)利要求、說明書的修改或者意見陳述而放棄的技術(shù)方案，權(quán)利人在侵犯專利權(quán)糾紛案件中又將其納入專利權(quán)保護(hù)范圍的，人民法院不予支持。"禁止反悔原則是為了限制專利權(quán)人為了獲得或者維持專利而先做出狹義、范圍較窄的解釋或者放棄部分技術(shù)方案后，又在未來發(fā)生的侵權(quán)訴訟中將其納入專利保護(hù)的范圍的行為。

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例如，在G公司、蔣某屏與L公司、S公司侵害實(shí)用新型專利權(quán)糾紛案（最高人民法院(2018)最高法民再1xx號(hào)）中，專利權(quán)人在無效宣告程序中，對(duì)專利權(quán)利要求進(jìn)行了限縮解釋，強(qiáng)調(diào)專利的半圓形凹槽與現(xiàn)有技術(shù)中的U型槽的區(qū)別與優(yōu)點(diǎn)，并被國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利復(fù)審委員會(huì)采納。因此，最高人民法院在專利侵權(quán)判定中適用禁止反悔原則，對(duì)專利的半圓形凹槽作出與專利權(quán)人在無效程序中所陳述相一致的解釋，繼而判定被訴侵權(quán)產(chǎn)品的U型凹槽與案涉專利的半圓形凹槽這一技術(shù)特征不一致。

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禁止反悔原則是對(duì)誠(chéng)實(shí)信用原則的體現(xiàn)。在中譽(yù)電子（上海）有限公司與上海九鷹電子科技有限公司侵犯實(shí)用新型專利權(quán)糾紛案（最高人民法院（2011）民提字第306號(hào)）中，最高人民法院認(rèn)為：“誠(chéng)實(shí)信用原則作為民法基本原則之一，要求民事主體信守承諾，不得損害善意第三人對(duì)其的合理信賴或正當(dāng)期待，以衡平權(quán)利自由行使所可能帶來的失衡。在專利授權(quán)實(shí)踐中，專利申請(qǐng)人往往通過對(duì)權(quán)利要求或說明書的限縮以便快速獲得授權(quán)，但在侵權(quán)訴訟中又試圖通過等同侵權(quán)將已放棄的技術(shù)方案重新納入專利權(quán)的保護(hù)范圍。為確保專利權(quán)保護(hù)范圍的安定性，維護(hù)社會(huì)公眾的信賴?yán)?，專利制度通過禁止反悔原則防止專利權(quán)人上述‘兩頭得利’情形的發(fā)生。故此，專利權(quán)人在專利授權(quán)或者無效宣告程序中，通過對(duì)權(quán)利要求、說明書的修改或者意見陳述而放棄的技術(shù)方案，權(quán)利人在侵犯專利權(quán)糾紛案件中又將其納入專利權(quán)保護(hù)范圍的，人民法院不應(yīng)支持。"

（二）以捐獻(xiàn)原則限制等同原則的適用

2010年1月1日起施行的最高人民法院頒布的《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》第五條記載了捐獻(xiàn)原則，具體內(nèi)容為：“對(duì)于僅在說明書或者附圖中描述而在權(quán)利要求中未記載的技術(shù)方案，權(quán)利人在侵犯專利權(quán)糾紛案件中將其納入專利權(quán)保護(hù)范圍的，人民法院不予支持。"即如果專利權(quán)人在專利說明書中公開了某個(gè)實(shí)施方案，但在專利申請(qǐng)的審批過程中沒有將其納入或試圖將其納入權(quán)利要求的保護(hù)范圍，則該實(shí)施方案被視為捐獻(xiàn)給了公眾，當(dāng)專利申請(qǐng)被授權(quán)后，專利權(quán)人在主張專利侵權(quán)時(shí)不得通過等同原則等將其重新納入權(quán)利要求的保護(hù)范圍。

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例如，昆山市朝陽軸承機(jī)電有限公司、慈溪市雙凱軸承廠侵害實(shí)用新型專利權(quán)糾紛案（最高人民法院(2021)最高法知民終1576號(hào)）中，涉案專利說明書008段、0052段（實(shí)施例1）記載軸承在內(nèi)圈、外圈或者內(nèi)、外圈上設(shè)置定位件，權(quán)利要求1僅限定了定位件安裝于內(nèi)圈的情形，并未要求保護(hù)定位件安裝于外圈的情形，故應(yīng)視為對(duì)“定位件安裝于外圈的情形"的放棄。因此，被訴侵權(quán)產(chǎn)品未落入涉案專利權(quán)利要求1的保護(hù)范圍。最高人民法院認(rèn)為：“專利的權(quán)利要求具有公示性，專利權(quán)人申請(qǐng)專利時(shí)在權(quán)利要求中采用下位概念，而在侵權(quán)訴訟中又依據(jù)說明書及附圖對(duì)其進(jìn)行擴(kuò)張解釋的做法會(huì)造成專利權(quán)人與社會(huì)公眾利益的失衡，人民法院不應(yīng)支持。"

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浙江樂雪兒家居用品有限公司與陳順弟、何建華、溫士丹侵害發(fā)明專利權(quán)糾紛提審民事判決書（最高人民法院(2013)民提字第225號(hào)）中，涉案專利說明書在第3頁(yè)中明確記載了第10、11步的步驟可以調(diào)換，而這一調(diào)換后的步驟并未體現(xiàn)在權(quán)利要求中，因此調(diào)換后的步驟不能納入涉案專利權(quán)的保護(hù)范圍，被訴侵權(quán)產(chǎn)品未落入涉案專利權(quán)利要求1的保護(hù)范圍。最高人民法院認(rèn)為：“如果本領(lǐng)域技術(shù)人員通過閱讀說明書可以理解披露但未要求保護(hù)的技術(shù)方案是被專利權(quán)人作為權(quán)利要求中技術(shù)特征的另一種選擇而被特定化，則這種技術(shù)方案就視為捐獻(xiàn)給社會(huì)。"

以上是數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域?qū)＠謾?quán)案件等同原則限制適用研究系列文章的上篇，下篇文章將著重解析等同原則在數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的適用，敬請(qǐng)讀者期待。